104 年4月份第 1 次(二)/ 新證據與原舉發證據之組合

經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於民國 97 年 7  月 1  日後（即 96
          年 3  月 28 日制定公布之智慧財產案件審理法【下稱審理法】施行後）
          102 年 1  月 1  日前（即 100  年 12 月 21 日修正公布之專利法施行
          前），就Ａ專利（發明或新型專利，請求項一項以上，下稱系爭專利）舉
          發案作成舉發不成立之審定。舉發人不服，循序提起行政爭訟，訴請智慧
          財產法院（下稱智慧法院）判決：訴願決定及原處分均撤銷，智慧局應就
          系爭專利舉發案作成舉發成立之處分。於該舉發不成立審定之課予義務訴
          訟中，舉發人援用原舉發證據，或於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提
          出新證據，經智慧法院審酌，或經技術審查官為意見陳述後，認定舉發人
          所提出之原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之任意組合足以證
          系爭專利（全部或部分）請求項不具可專利性，而專利權人於該訴訟言詞
          辯論終結前，未向智慧局申請更正該原處分中審定舉發不成立之請求項後
          向智慧法院陳明該事證，則智慧法院究應依行政訴訟法第 200  條第 3
          款規定，為「訴願決定及原處分均撤銷。智慧局應就系爭專利舉發案作成
          舉發成立之處分。」之判決（下稱第 1  類判決）？抑或應依同法條第 4
          款規定，為「訴願決定及原處分均撤銷。智慧局應就系爭專利舉發案依本
          判決之法律見解另為處分。原告其餘之訴駁回。」之判決（下稱第 2  類
          判決）？

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依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條第 1  項規定，當事人於行政訴訟程序中得提出新證據。為兼顧（發明或新型）專利權人因新證據之提出未能及時於舉發階段向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出更正之申請，專利權人於專利舉發行政訴訟程序中自得向智慧局提出更正之申請。
而依目前現制，因專利舉發不成立而提起之行政訴訟程序，智慧局均列為被告，專利權人則為參加人，不論當事人於行政訴訟程序中是否提出新證據，智慧局及專利權人就舉發證據均應為必要之攻擊防禦。
於有新證據提出之場合，依審理法第 33 條第 2  項規定，智慧局亦應就新證據之主張有無理由提出答辯狀，同理，專利權人就新證據之主張有無理由，亦應為必要之答辯，是以，就新證據之攻擊防禦而言，應無突襲之虞。
故不論係基於原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而專利權人自行判斷後，復未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時，依行政訴訟法第200 條第 3  款及民國 100  年 12 月 21 日修正公布，102 年 1  月 1日施行前之專利法第 67 條第 1  項第 1  款或第 107  條第 1  項第 1款規定，法院審理之結果不論專利全部請求項或部分請求項舉發成立者，均得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。